uk ru en
LIFE SCIENCES LAWYERS | UKRAINE & CIS
Menu

ПРАВОВИЙ АЛЬЯНС — юридична компанія, що супроводжує бізнес-інтереси національних, іноземних і міжнародних компаній на території України та ряду країн СНД.

НАШІ КЛІЄНТИ представляють індустрії фармацевтики, медичних виробів, товарів народного споживання, медицини, косметики, парафармацевтики, хімії, біотехнології, сільського господарства та продуктів харчування.

ПРОВІДНІ АСОЦІАЦІЇ — AIPM Ukraine, APRaD та Комітет з охорони здоров'я Європейської Бізнес Асоціації обрали Правовий Альянс своїм юридичним радником.

Час помилятись та час виправляти помилки. Особливості внесення змін до формули патенту

Наталія Абрамович, юрист ЮК "Правовий Альянс"

Віталій Савчук, старший юрист ЮК "Правовий Альянс"

Ілля Костін, партнер ЮК "Правовий Альянс", адвокат, патентний повірений

Юридична Газета, 17.07.2018

Скільки тальку вам треба (для щастя) насправді, якщо у формулі вашого патенту його масова частка дорівнює 1%? Ви точно мали на увазі саме одиницю? Одиниця – це взагалі скільки, на вашу думку? Зможете довести це в суді?

Окружний адміністративний суд міста Києва розглядає унікальний спір між патентовласником та Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (надалі – "Міністерство") щодо внесення змін до формули патенту на винахід – лікарський засіб.

Патентовласник виявив помилку у формулі патенту на винахід, а саме: кількість однієї з допоміжних речовин – тальку, було вказано у розмірі 1,0 мас% замість 0,73 мас.%. Рішенням Міністерства було відмовлено у виправленні помилки. В результаті патентовласник звернувся до суду з вимогою про визнання протиправним та скасування рішення Міністерства та зобов’язання Міністерства внести зміни до Державного реєстру патентів України на винаходи шляхом опублікування в офіційному бюлетені "Промислова власність" відомостей про внесення змін до формули винаходу за патентом України згідно опису винаходу та прикладів, наведених в описі.

З якими ж практичними проблемами довелось стикнутись патентовласнику в ході судового розгляду даного спору?

Строки давності

Дотримання строку на звернення до адміністративного суду, який становить шість місяців з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

На перший погляд здається очевидним, що перебіг строку на звернення до адміністративного суду починається з дня, коли було прийнято оскаржуване рішення Міністерства, яким порушено права патентовласника.

Як виявилось існує і альтернативний підхід. На думку Міністерства, сплив строку на звернення до адміністративного суду обраховується з дати рішення про видачу патенту України на винахід, у формулі якого міститься помилка. Начебто, якщо патентовласнику було відомо формулу винаходу станом на дату прийняття рішення про видачу патенту, він повинен був оскаржувати саме таке рішення.

З тлумачення вказаного випливає, що патентовласник може виправити допущені у патенті помилки лише протягом 6 місяців з дня прийняття рішення про видачу патенту. Такий підхід є неправильним, оскільки:

- Позасудовий порядок виправлення технічної помилки у патенті не має часових обмежень і може бути застосований патентовласником у будь-який момент протягом дії патенту (Положення про Державний реєстр патентів України на винаходи, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.04.2001 р. №291).

- Предметом адміністративного позову у такому випадку є саме визнання протиправним та скасування рішення Міністерства про відмову у внесенні змін до Державного реєстру патентів України на винаходи шляхом виправлення технічної помилки у формулі винаходу. Саме такі дії Міністерства вперше порушили права патентовласника.

Таким чином, строк на звернення до адміністративного суду щодо оскарження відмови Міністерства у виправленні технічної помилки у формулі винаходу обчислюється лише з дати прийняття такого рішення.

Справа техніки

Чинне законодавство України не містить чіткого переліку або обмежень щодо технічних помилок, які можуть бути допущені у формулі винаходу. У зв’язку з чим, перед судом постає два ключові питання:

- Чи містить патент на винахід помилку та чи є така помилка технічною?

- Чи не змінить виправлення помилки обсяг правової охорони за патентом на винахід?

Зважаючи на обов’язок доказування, патентовласник повинен надати суду докази наявності помилки у патенті на винахід.

Основними засобами доказування є висновки експертів, які з моменту набрання законної сили нової редакції процесуальних кодексів, можуть надаватись на замовлення учасників спору.

Так, патентовласник надав висновки експертів, які в цілому містили такі висновки:

1. Вказана у формулі винаходу кількість допоміжної речовини є очевидною технічною помилкою, а її виправлення (тобто зміна кількості такого елементу формули винаходу) не призведе до зміни суті винаходу та матиме той же результат;

2. Заявник за патентом на винахід не мав на меті обмежити нижній поріг значення кількісного вмісту речовини у формулі винаходу саме значенням 1,0 мас %.

Особливу увагу необхідно акцентувати на останньому висновку. Здавалося б, якщо у формулі винаходу вказано кількість речовини у розмірі 1,0%, то саме такий її обсяг повинен міститись у винаході. Проте, дане питання необхідно досліджувати окремо у кожному конкретному випадку, виходячи з суті винаходу та ролі речовини у його складі.

Міжнародна практика

Яскравим прикладом є вражаючий висновок Апеляційного суду Англії та Уельсу щодо розуміння вказаного у формулі патенту кількісного вмісту речовин (спір між компаніями Smith & Nephew plc та ConvaTec Technologies Inc).

Так, компанія ConvaTec Technologies Inc. є власником Європейського патенту, що стосується процесу (способу) сріблення гелевих волокон, що використовуються для перев’язочних матеріалів. У запатентованому процесі використовується агент, який полегшує зв’язування срібла з полімерами. У формулі патенту вказано, що агент повинен містити концентрацію «від 1% до 25% від загального обсягу».

В свою чергу компанія Smith & Nephew plc розробила новий процес, який відрізняється тим, що концентрація становить не більше 0,77%, що, на їх думку, не порушує патент.

В результаті розгляду справи Апеляційний суд Англії та Уельсу скасував попереднє рішення суду та визнав, що компанія Smith & Nephew plc порушила права інтелектуальної власності ConvaTec Technologies Inc.

При вирішенні спору судом було досліджено два ключові питання:

1. Наскільки патентовласник обмежив значення 1% і 25%, а саме: чи повинні прийматися такі значення як точні, тобто будь-яка концентрація сполучного агента менш 1% або більше 25%, виходить за рамки формули винаходу, або патентовласник використав стандартний набір цифр, щоб виразити діапазон кількісного значення речовини (тобто охопив усі значення, які при використанні математичних правил округлення, зводитимуться до цілого числа "1" та "25").

2. Чи зможе кваліфікований фахівець у відповідній сфері технологій розуміти числа, які виражені у формі цілих чисел (з десятковими розрядами) як відносні значення?

Дослідивши матеріали справи суд зробив висновок, що будь-які числові позначення повинні тлумачитись виходячи із загального контексту, в якому їх використано. Так, цифра "1" може розглядатись лінгвістом чи юристом як «одне» (не більше і не менше). В той же час, спеціалісти у відповідній галузі технологій можуть розглядати «одиницю» як діапазон значень, що виходять за межі цілого числа. Посилаючись на низку прецедентів, суд дійшов висновку, що діапазон "від 1% до 25%" розповсюджується на усі значення = 0,5% та <25,5%.

Цю позицію суд обґрунтував тим, що у разі, якщо патентовласник бажає обмежити нижній або верхній поріг кількості відповідної речовини конкретною цифрою, то у формулі патенту було б зазначено таку цифру у вигляді числа декількома десятинними знаками.

Додатковим аргументом було вказано і те, що концентрація відповідної речовини не є критичною у формулі винаходу, та не змінює суті винаходу. Тобто як кількість речовини у розмірі 0,5%, так і 1%, є взаємозамінними елементами та призводять до одного й того ж результату.

На нашу думку, аналогічного підходу мають притримуватись і українські суди. За прикладом британських колег суд не повинен формально підходити до визначення наявності або відсутності помилки та її характеру, проте, має комплексно проаналізувати надані висновки експертів, зрозуміти сутність винаходу та значення допоміжної речовини у формулі винаходу. На даний час, ми досить скептично ставимось до того, чи будуть українські суди слідувати британському прикладу. Натомість створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності може вирішити проблему і дозволить суддям, що володітимуть відповідними спеціальними знаннями, більш детально та глибоко досліджувати предмет та підстави подібних спорів.

Зв’язатись із авторами:

Наталія Абрамович, юрист ЮК "Правовий Альянс", abramovych@l-a.com.ua

Віталій Савчук, старший юрист ЮК "Правовий Альянс", savchuk@l-a.com.ua

Ілля Костін, партнер ЮК "Правовий Альянс", адвокат, патентний повірений, kostin@l-a.com.ua

2728

Якщо Ви помітили помилку, будь ласка, виділіть та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про неї